С согласия правообладателя допускается регистрация в отношении однородных товаров
сходного до степени смешения, но не тождественного обозначения.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во
всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, положения законодательства, касающиеся согласия на регистрацию сходного
до степени смешения товарного знака, могут быть применены в отношении заявленного
обозначения, имеющего хотя бы незначительное отличие от противопоставленного товарного знака
(например, выполнение обозначения в другом цвете, другим шрифтом).

Применение разными изготовителями товарных знаков, являющихся сходными до степени
смешения, в отношении однородных товаров способствует введению потребителя в заблуждение
относительно товара или его изготовителя. В то же время в некоторых случаях при наличии
определенных особых обстоятельств вероятность введения потребителя в заблуждение может быть
исключена, или введение в заблуждение в этих случаях не может вызвать для потребителя
негативные последствия. Исходя из этого, при рассмотрении вопроса о возможности учета
документа, подтверждающего согласие, при экспертизе заявленного обозначения могут быть
рекомендованы следующие подходы.

Регистрация товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного
знака может быть осуществлена в ситуации, когда сходство до степени смешения носит
дискуссионный характер. В этом случае документ, подтверждающий согласие, дополняет мнение
и/или доводы заявителя об отсутствии возможности смешения. На рис. 1, 2 приведены примеры
подобных обозначений.



В ситуации, когда заявленное обозначение незначительно отличается от
противопоставленного товарного знака, т.е. является почти тождественным (см. примеры на рис. 3),
регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
целесообразно производить только в том случае, если заявитель и правообладатель являются
«родственными» предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, например,
одно из предприятий является аффилированным лицом, способным оказывать прямое влияние на
деятельность другого предприятия (далее - «родственные связи»). Представляется, что данное
условие может способствовать предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение
относительно товара или его изготовителя.



Информация о «родственных» связях заявителя и правообладателя может содержаться в
тексте документа, подтверждающего согласие, и/или в письме заявителя или его представителя. При
этом, если данная информация содержится в самом документе, подтверждающем согласие, то
представление какого-либо документа, подтверждающего эту информацию, требовать от заявителя
не целесообразно. Если же названная информация содержится только в письме заявителя или его
представителя, то необходимо предложить заявителю подтвердить эту информацию, путем
представления копии соответствующего документа (например, копии устава предприятия,
учредительного документа) или выписки из него. Такое предложение может быть направлено в
письме с указанием срока ответа на него либо в запросе, если для запроса имеются основания,
предусмотренные законодательством.

«Родственная связь» между заявителем и правообладателем может быть принята во
внимание и в ситуации, когда заявленное обозначение воспринимается как вариант (разновидность)
противопоставленного товарного знака.

К вариантам в данном случае могут быть отнесены повторения товарного знака с некоторыми
незначительными изменениями, внесенными, например в графическое, цветовое решение. В
качестве варианта словесного товарного знака может рассматриваться также его транслитерация,
т.е. написание путем передачи букв одного алфавита буквами другого алфавита, или близкий по
звучанию перевод слова на другой язык. Примеры подобных обозначений приведены на рис. 4, 5, 6.



Введение потребителя в заблуждение возможно, также в том случае, если обозначение,
регистрируемое с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, содержит
изображение или слово (в том числе без смыслового значения), имеющееся в противопоставленном
товарном знаке, а также являющееся значимыми для индивидуализации товаров, как в
регистрируемом обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке. Примеры таких
обозначений приведены на рис. 7, 8. Для регистрации такого заявленного обозначения также
недостаточно документа, подтверждающего согласие правообладателя, и требуется подтверждение
наличие «родственных связей» между заявителем и правообладателем.

Вместе с тем «родственная связь» между заявителем и правообладателем не может быть
принята во внимание и в том случае, если сходство до степени смешения заявленного обозначения
и противопоставленного товарного знака носит дискуссионный характер или они почти идентичны, и
противопоставленный товарный знак:
- широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным
производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);
- предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного
спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных
и табачных изделий);
- является коллективным или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве
коллективного знака (в отношении однородных товаров);
- предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов. Следует отметить, что
изложенные выше положения, касающиеся «родственных связей», нецелесообразно применять в
том случае, если противопоставленный товарный знак является коллективным (или наоборот,
обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака), поскольку право на
коллективный знак отличается от права на «индивидуальный» товарный знак. Например, оно не
может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора.

7. Особенности проверки однородности товаров и услуг (далее - товары) при
регистрации заявленных обозначений с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака

При регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков с согласия
правообладателя сходного до степени смешения товарного знака исследуются вопросы, связанные
не только со сходством товарных знаков, но и с однородностью товаров.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность
возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров и услуг могут приниматься во внимание такие
обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное
назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе
общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей,
традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров и услуг делается по результатам анализа по перечисленным
признакам в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или
назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принадлежность к одному классу классификации товаров и услуг в соответствии с Ниццким
соглашением не имеет решающего значения при оценке однородности товаров и услуг.

Вероятность возникновения смешения товарных знаков взаимосвязана с однородностью
товаров, для индивидуализации которых товарные знаки предназначены. Чем выше степень
однородности товаров, т.е. чем большим количеством признаков однородности товаров может быть
подтверждена однородность товаров, в отношении которых заявлено обозначение и
зарегистрирован противопоставленный, сходный до степени смешения товарный знак, тем выше
может быть прогнозируемая вероятность смешения.

Однородность товаров является отдельным фактором, который в совокупности с другими
факторами, рассмотренными в разделах 3 и 4, целесообразно принимать во внимание при решении
вопроса о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению при наличии документа,
подтверждающего согласие.

В связи с этим целесообразно принимать во внимание следующее.

Согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака
может быть принято во внимание при предоставлении правовой охраны в ситуации, когда вопрос об
однородности товаров носит дискуссионный характер и правообладатель считает, что возможность
смешения при использовании товарных знаков для соответствующих товаров исключается.

В частности, к таким случаям могут быть отнесены следующие случаи, когда в целях
исключения возможности смешения товарных знаков правообладатель противопоставленного
товарного знака может дать согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения
только для части однородных товаров. При этом ограничение может быть осуществлено как путем
исключения из перечня части товаров, так и путем замены общих понятий на частные, входящие в ту
же родовую группу товаров.

Например, заявлен перечень товаров: «препараты фармацевтические и ветеринарные,
диетические вещества для медицинских целей, витаминные препараты». В противопоставленном
перечне товаров содержатся: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты;
диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;
дезинфицирующие средства». Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака
предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения только в отношении товаров
«витаминные препараты». В этой ситуации регистрация обозначения может быть произведена
соответственно для товаров «витаминные препараты».

Другим примером является следующая ситуация. На регистрацию в качестве товарного знака
было заявлено обозначение в отношении товара «транспортные средства». Противопоставленный
перечень товаров включал однородные товары «автобусы, автомобили». Правообладатель сходного
до степени смешения товарного знака представил согласие на регистрацию обозначения для
товаров «велосипеды, детские коляски». Эти товары могут рассматриваться как относящиеся к
общему понятию «транспортные средства». В данном случае регистрация заявленного обозначения
может быть произведена для конкретных товаров, указанных в документе, подтверждающем
согласие, а именно, для товаров «велосипеды, детские коляски».

Вместе с тем, даже если однородность товаров подвергается сомнению, и правообладателем
представлен документ, подтверждающий согласие, правовая охрана заявленному обозначению не
может быть предоставлена, если противопоставленный товарный знак:
- широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным
производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);
- предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного
спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных
и табачных изделий);
- является коллективным или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве
коллективного знака (в отношении однородных товаров);
- предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов.