27.04.2014 Отмена решения Роспатента и регистрация товарного знака «ФОРСАЖ» (заявка №2012705214), «Юниверсал Сити Студиос ЛЛК», США
|
|
Приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления
Коллегией палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и
Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003
№ 4520, рассмотрела возражение от 17.01.2013, поданное компанией «Юниверсал
Сити Студиос ЛЛК», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о
государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке
№ 2012705214 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.
Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «ФОРСАЖ» в
качестве товарного знака с приоритетом от 24.02.2012 по указанной заявке
испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ,
указанных в перечне.
Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака
заявлено словесное обозначение «ФОРСАЖ», выполненное прописными буквами
кириллического алфавита стандартным шрифтом.
Решение Роспатента от 20.11.2013 о государственной регистрации товарного
знака по заявке № 2012705214 было принято на основании заключения по
результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:
- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в
отношении части товаров 16 класса МКТУ;
- в отношении другой части товаров 16, а также всех товаров 28 классов
МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия
заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;
- в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение
сходно до степени смешения с товарным знаком «FORSAGE», зарегистрированным
ранее на имя ООО «КвадроКом», Москва по свидетельству № 291951 (приоритет от 08.07.2004) [1];
- в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение
сходно до степени смешения с комбинированным и словесным товарными знаками
«FORSAGE», зарегистрированными ранее на имя ООО «Идея», г. Ижевск по
свидетельствам № 346611 (приоритет от 28.10.2005) [2], № 388951 (приоритет от 09.07.2007) [3];
- процедура приостановки делопроизводства по заявке на основании подачи
заявителем заявлений о досрочном прекращении правовой охраны
противопоставленных товарных знаков [1-3] в Суд по интеллектуальным правам не предусмотрена.
В палату по патентным спорам поступило возражение от 17.01.2013, в котором
заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2013. Доводы
возражения сводятся к следующему:
1) решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-97/2013 была
прекращена правовая охрана противопоставленных товарных знаков со словесным
элементом «FORSAGE» по свидетельствам № 346611 [2], 388951 [3] в отношении
всех зарегистрированных товаров 28 класса МКТУ;
2) в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее -
Госреестр) 17.12.2013 внесена запись об указанном изменении;
3) противопоставленные товарные знаки [2,3] более не являются препятствием
для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении
товаров 28 класса МКТУ;
4) правообладатель противопоставленного товарного знака [1] представил
заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование на
территории Российской Федерации заявленного обозначения «ФОРСАЖ» по заявке
№ 2012705214 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16 класса
МКТУ, заявленных в перечне заявки;
5) основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, выдвинутые в решении
Роспатента, преодолены;
6) иные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака, отсутствуют;
7) у потребителя заявленное обозначение ассоциируется с компанией
заявителя – производителя серии фильмов, выходящих в российский прокат с 2001
года по сегодняшний день под одноименным названием;
8) название «ФОРСАЖ» используется только как русскоязычный вариант
названия фильмов – в оригинале «The Fast and the Furious» (дословно на русский
язык «Быстрые и яростные»).
На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении
решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака в отношении всех заявленных товаров 16 и 28 классов МКТУ.
В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:
- копия решения о регистрации от 20.11.2013 (на 5 л.);
- распечатки противопоставленных товарных знаков [1-3] (на 30 л.);
- копия страниц сайта http://ru.wikipedia.org (на 4 л.);
- копия письма-согласия (на 1 л.).
На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2014, к материалам дела был
приобщен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного
товарного знака [1].
Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении
возражения от 17.01.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения
убедительными.
С учетом даты подачи заявки (24.02.2012) правовая база для оценки
охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,
рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,
указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.
Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,
несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений
может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым
(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в
подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут
учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт
14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности
товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,
из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие
признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная
возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих
товаров одному производителю.
Заявленное обозначение по заявке № 2012705214 представляет собой слово
«ФОРСАЖ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным
шрифтом. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака
испрашивается в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.
Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 291951 с
приоритетом от 08.07.2004 представляет собой комбинированное обозначение,
выполненное в сине-бело-зеленом цветовом сочетании. Изобразительный элемент
представлен окружностью с переходом в прямоугольник, при этом по центру
окружности с выходом за ее края расположено стилизованное изображение буквы «F».
В прямоугольнике исполнен словесный элемент «FORSAGE», выполненный
стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана
товарному знаку [1] предоставлена, в том числе в отношении товаров 16 класса
МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «синий, белый, зеленый».
Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 346611 с
приоритетом от 28.10.2005 представляет собой слово «FORSAGE», выполненное
стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 388951 с
приоритетом от 09.07.2007 представляет собой комбинированное обозначение,
выполненное в черно-белом исполнении. Изобразительный элемент представлен
квадратом со скругленными углами, при этом по полю и по краям квадрата
выполнены фигуры разной геометрической формы. Над квадратом исполнен
словесный элемент «FORSAGE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными
буквами латинского алфавита. Характерное графическое отображение словесного
элемента «FORSAGE» не приводит к потере им словесного характера.
Правовая охрана товарных знаков [2,3] действовала, в том числе в отношении
товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.
Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных
знаков [1-3] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по
фонетическому (звуковое тождество словесной части «ФОРСАЖ/FORSAGE») и
семантическому (подобие заложенных в обозначениях понятий) критериям сходства
словесных обозначений. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются
друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.
В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает
следующее. Товары 16, 28 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются
однородными по отношению к товарам 16, 28 классов МКТУ противопоставленных
товарных знаков [1-3], поскольку имеют одинаковые условия реализации, круг
потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров [«клеящие материалы; игры,
игрушки, спортивные принадлежности»], условия реализации. Таким образом,
заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными до
степени смешения в отношении однородных товаров 16, 28 классов МКТУ.
Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения
и противопоставленных товарных знаков [1-3] и однородность товаров, для
маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности
решения Роспатента от 20.11.2013.
Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным
спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при
подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения
возражения от 17.01.2013.
Правовая охрана товарных знаков [2,3] досрочно прекращена в отношении всех
товаров 28 класса МКТУ на основании решений Суда по интеллектуальным правам
от 03.12.2013 в связи с неиспользованием знаков, о чем сделана соответствующая
запись в Госреестре. Также коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что
заявитель представил оригинал безотзывного письма-согласия от правообладателя
противопоставленного товарного знака [1] на использование и регистрацию
заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской
Федерации в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. Правовая норма
пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного
знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что
сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени
смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание
представленное письмо-согласие.
Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении
товаров 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно,
основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям
пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:
удовлетворить возражение от 17.01.2014, изменить решение Роспатента от
20.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012705214.
|
|
